Kappos在2023年PTAB大師賽上的表現:PTAB根本沒有像預期的那樣“成功”

2023-02-02

本週週二和周三(1月31日–2月1日)在IPWatchdog位於弗吉尼亞州阿什本的總部舉行的PTAB Masters 2023計劃期間,前美國專利商標局(USPTO)局長David Kappos在小組討論中解釋了專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)的潛在改革。他認為PTAB本來是要替代地方法院的,但“還沒有成功”。Kappos在美國發明法(AIA)的製定和實施期間擔任主任,該法案建立了PTAB。

 

“沒有預料到絕大多數訴訟程序會有同時進行的法庭訴訟程序,”Kappos評論道。他補充說,美國專利商標局局長也應該有廣泛的自由裁量權,可以出於任何原因放棄提起AIA案件,但這也沒有成功。

 

Brad Watts,現任美國商會創新政策副總裁,曾任參議院司法委員會知識產權小組委員會少數派首席法律顧問,也加入了PTAB改革小組,並表示,就解決某些問題的前景而言,知識產權法律和政策是“靠不住的”,因此國會的關注主要來自那些對其有知識和熱情的人,例如參議員克里斯·庫恩斯(D-DE)和Thom Tillis(R-NC)或代表Darrell Issa(R-CA)和Thomas Massie(R-KY)。“這些是知識產權所有者需要關注的人,”Watts說。

 

為改革提出的潛在解決方案包括使PTAB和地方法院之間的舉證責任保持一致,以及“選擇你自己的冒險方法”,這將迫使請願人決定是在PTAB還是地方法院提起訴訟,“但不是兩者,”Kappos說。

 

在另一個回顧PTAB現狀的小組討論中,退休的美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)首席法官Paul Michel花了一些時間回顧了OpenSky v. VLSI的“曲折歷史”。在PTAB的案件中,美國專利商標局局長Kathi Vidal去年發現OpenSky參與了敲詐勒索,但一開始甚至沒有被駁回。Michel說,“國會對[關於PTAB]的逐點假設被證明是錯誤的”,他們“應該重新審視整個情況”。由於美國專利商標局無法解決這些問題,即使他們願意,因為法規目前的編寫方式,國會必須介入解決諸如帶來知識產權的長期要求和舉證責任等問題。他補充說:“我希望[OpenSky]案醜聞的結果是國會重新進入舞台並澄清和糾正法律。”

 

在與Michel的同一個小組中,PTAB首席法官Scott Boalick告訴與會者,該署已收到4,000多條評論,以回應對董事審查請求發表評論的呼籲,迄今已處理了大約183份董事審查請求。Boalick表示,當局正在“考慮制定規則的下一步”,涉及主任審查和其他問題,並且這些規則包正在“移動”。Boalick補充說:“我們正在尋找對所有這些事情的評論。”

 

政府問責局(GAO)的Candice Wright也加入了周二的PTAB改革小組,並回顧了GAO對近日一項研究的調查結果,該研究發現75%接受調查的PTAB法官表示他們的獨立性受到USPTO官員和PTAB管理層的影響。Wright強調,GAO主要關注透明度。“[在GAO的研究期間]變得清晰的一件事是[PTAB]法官只是想深入了解誰在對決定提供評論。這就是我們想要的透明度。如何營造一種信任的文化?”

 

Wright表示,USPTO現在正在採取措施處理GAO的建議,並且GAO即將對商標審判和上訴委員會(TTAB)和訴訟融資進行研究。

 

訴訟資助者:我們不害怕PTAB

在周二的一個議題為“評估PTAB威脅製定專利主張和資助策略”的小組討論中,發言者大多是訴訟融資公司的代表,他們的發言讓一些與會者感到驚訝,這些發言表明他們經常查看雙方復審(IPR)過程。“我們認為知識產權不是障礙,而是機會,”Omni Bridgeway的Sarah Tsou說。“如果[今天]使專利無效那麼容易,那麼通過的專利要求就更有價值。”

 

小組中的其他人同意,有時風險可以得到回報。“當終書面決定(FWD)有利於專利持有人時,這是非常有利的,”GLS Capital的Joel Merkin說。Merkin還表示,在某些情況下,他甚至建議專利所有人的客戶同意中止地區法院的訴訟,因為他們確信FWD會對他們有利,因為屆時禁止反言將適用。

 

小組成員還表示,在資助者評估風險時,專利越多越好。Burford Capital的Chris Freeman說:“知識產權是現實。我們必須按原樣處理事情,”然而,他說PTAB仍然存在固有的不確定性。“儘管我認為專利可能是有效的,但我不能說PTAB將要做什麼,所以專利越多越好,”Freeman說。Transpacific IP的BradClose表示,“主張單一專利的時代已經結束,”Tsou補充道:“我們需要真正的多樣性。僅僅擁有10項完全相同並且會在相同問題受影響的專利並不好。”

 

PTAB法官給我們好的、壞的和醜陋的

週三,PTAB碩士課程以PTAB行政專利法官 (APJ)小組結束,他們向與會者提供有關如何在委員會面前取得成功的建議。法官們分享了技巧,例如避免在上訴中過分關注攻擊審查員的推理;提出你有力的論點;遵守法律(特別是在第101條的範圍內);並且不要害怕否認聲明。“如果你這樣做,你就不會受到偏見,”PTAB副首席行政專利法官兼高級法律顧問Jacqueline Wright Bonilla說。

 

Bonilla試圖消除她在該計劃早些時候從小組成員和與會者那裡聽到的一些誤解,例如PTAB不允許現場作證,或者董事會對次要考慮的證據持敵對態度。Bonilla說,董事會有義務根據法律考慮次要考慮因素,但通常證據不夠充分。

 

尾聲,Bonilla敦促與會者利用美國專利商標局的動議修改試點計劃,並提醒他們提交重新頒發或重新審查“是AIA審判之前、期間或之後的一種選擇。”她還向聽眾介紹了該局的資源和指南,並敦促他們就目前懸而未決的關於PTAB和其他USPTO倡議變更的各種評論請求提交評論。

 

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